Generalmente, conocemos una marca por alguna característica visible tal como un signo que a su vez éste pueda ser identificado y diferenciado entre bienes, productos o servicios en su misma clasificación. La globalización y la expansión tecnológica ha sido un fenómeno que ha diversificado las formas de conocimiento exponencialmente, a su vez desde la perspectiva jurídica haciendo énfasis en la rama de propiedad intelectual evoluciona constantemente, por lo tanto hoy en día; ya no solo hablamos de marcas tradicionales sino de marcas no tradicionales, que conforman un tema de índole común en el sector registral internacionalmente ya que estos encuentran una gran disyuntiva en cuanto a términos y criterios vinculados con la perceptibilidad, distintividad y representación grafica de las mismas.
A como decíamos anteriormente debido a la globalización se dio apertura de nuevas fronteras, expansiones de mercados, utilización de marketing digital y la promoción e internacionalización de productos marcarios, por lo cual muchos países decidieron hacer parte de su derecho interno, tratados o convenciones internacionales dirigidas a regular el derecho marcario en general. Las marcas no tradicionales han sido identificadas por la mayoría de los países miembros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI 2007) bajo la indicación o clasificación de “nuevos tipos de marcas”.
En el desarrollo de nuestro trabajo se podrá encontrar la conceptualización, ejemplificación y comparación internacional de las marcas no tradicionales en tres países tales como: México, España y Nicaragua.
- CONCEPTO DE MARCA
De manera simple podemos definir a la marca como un signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro (Otamendi, 2017). Pese a las múltiples funciones que puede tener la marca, el más importante o preponderante es el de identificar o distinguir los productos o servicios. En palabras de Bendata (1994) la marca propicia un ambiente de libre competencia.
Es importante el concepto de marca porque del mismo se van a derivar todas las formas o estructuras que la conforman o por las que pueden estar conformadas. De manera unánime los expertos del Derecho Marcario señalan que “marca” es todo signo capaz de distinguir bienes o servicios; de este concepto básico, universal y unánime, podemos entender el signo como: una palabra, una frase, un dibujo, un conjunto de dibujos, un diseño tridimensional, un olor, un sonido. En este sentido lo ha expresado Breuer Moreno (1946) al expresar que la marca es la forma en que el empresario revela su mercancía a los consumidores, utilizando una estructura determinada que permita la propagación del signo de forma fácil y rápida en la población.
Del concepto anteriormente expuesto, podemos afirmar que la distintividad es elemento preponderante; en mismo sentido lo ha dicho Fernández Novoa (1984), que la función por excelencia de la marca es la de distintividad, por un lado del producto o servicio del empresario y lo diferencia de aquellos que pertenezcan a otros titulares.
- CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS
Tradicionalmente para que un signo distintivo fuese susceptible de protección a través de una marca, aparte de cumplir con los requisitos inherentes a la misma, es decir la distintividad, tenía que ser visualmente perceptible; es decir que la percepción visual era un requisito sine qua non, y a partir de ello podíamos clasificar las marcas como: denominativas, figurativas y mixtas.
Sin embargo, con el avenimiento de la era disruptiva, donde todo lo tradicional ha mutado, la doctrina se ha visto en la necesidad de de extender las clasificaciones, agregando a las marcas antes señaladas (denominativas, figurativas y mixtas) dos denominaciones más: tradicionales y no tradicionales, las cuales, de conformidad a la norma se determinan bajo los siguientes elementos:
- Por los elementos que la constituyen.
- Por su objeto de protección
- Por el tipo de titular y origen empresarial.
- Por el medio de percepción.
Con el avenimiento de las nuevas tecnologías, han surgido nuevos métodos publicitarios que buscan de diferentes maneras que los consumidores identifiquen los productos o servicios. Ante tal fenómeno, el derecho marcario ha tenido que evolucionar para proteger y conceder un mayor alcance en la protección de las marcas y otros signos distintivos. En la región centroamericana, podemos decir que la protección de este tipo de signos tiene su génesis a partir de la ratificación de DR-CAFTA.
- CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES
Para empezar, debemos de identificar qué son las marcas no tradicionales, en este sentido Celso Mazón (2020) expresa lo siguiente “Hablamos de marcas no convencionales para referirnos a todas aquellas marcas que no entran en la distinción clásica”. Continua expresando este autor que las marcas no convencionales se agrupan en las siguientes categorías:
- Marcas sonoras.
- Marcas de movimiento
- Marcas multimedia.
- Marcas holograma.
- Marcas tridimensionales.
- Marcas de posición.
- Marcas de patrón.
Es apreciable que la referencia a marcas no tradicionales se hace con relación a la forma tradicional de percepción visual de la marca; en este sentido la marca no tradicional es aquella percibida por cualquiera de los sentidos, y su representación debe ser hecha por medio de métodos no tradicionales.
En Nicaragua con la entrada en vigencia de la Ley No. 380 “Ley de Marcas y otros Signos distintivos” (2001), no se dejó clara referencia a todos los tipos de marcas no tradicionales, en un principio regulaba o consideraba como marca los sonidos y otros signos perceptibles, sin embargo, la falta de referencia expresa o poca regulación sobre el tema, hicieron que este tipo marcas fuese poco o nulamente tramitada. No es hasta con la reforma a la Ley contenido en la Ley No. 580, “Ley De Reformas Y Adiciones A La Ley No. 380, Ley De Marcas Y Otros Signos Distintivos” (2006) se hace una relación un poco más precisa; pero siempre incompleta a lo que se puede constituir como marcas no tradicionales.
En dicha reforma se incluyeron las marcas olfativas, sin embargo, la falta de referencia al modo de representarla dentro de la solicitud, dejó un gran vacío. Con las últimas reformas contenidas en la Ley No. 1024, “Ley de reforma y adiciones a la ley No. 380, Ley de Marcas y otros signos distintivos” (2020) se hace una referencia a la forma de presentar las marcas sonoras (por medio de pentagrama), sin embargo, se olvidaron de darle forma a las marcas olfativas y gustativas, en parte porque aún no existe unanimidad en la forma de representar las marcas olfativas y gustativas.
- MARCAS NO TRADICIONALES EN MEXICO
La legislación mexicana establece que marcas no tradicionales son: Marca Holográfica, Marca Sonora, Marca Olfativa, Imagen Comercial y Marca de Certificación; estableciendo que existen marcas que son utilizadas, pero de manera regular o de exigencia popular, a como lo son las marcas holográficas, que es un tipo distintivo de marca para un producto y la cual no es utilizada comúnmente para describir o identificar un producto o servicio.
- REPRESENTACIÓN DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES EN MÉXICO
- Marca Holográfica:
Representada por un ejemplar que contenga una sola vista de la imagen que representa al signo, misma que debe coincidir con la descripción. La descripción debe incluir una explicación del efecto holográfico o cualquier otro detalle de la marca (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 2019).
- Marca Sonora
Conformada por sonidos musicales, los cuales son sonidos existentes en la naturaleza o producidos por máquinas u acciones del hombre (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 2019). Y su forma de representación es idéntico a la legislación nicaragüense por medio de pentagramas, fonogramas u onomatopeyas.
- Marca Olfativa
Su representación puede consistir en una descripción escrita del olor, de manera que transmita a una persona la información exacta y necesaria para identificar adecuadamente la marca y no se permita confusión. Las fórmulas químicas no se consideran una representación válida, ya que se entiende que representa la sustancia, y no el olor; son aspectos que no pueden considerarse como marca olfativa (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 2019).
- MARCAS NO TRADICIONALES EN ESPAÑA
La Legislación Española al igual que la mexicana no realiza distinción entre las marcas convencionales o no convencionales, de conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Ley 17/2001, de 7 de diciembre (2001), de Marcas; “Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos…”.
Siguiendo la línea de lo anteriormente expuesto, igualmente dentro de la misma legislación se establecen los requisitos y mecanismos que se seguirán a cabo para la inscripción o registro de una marca; esta se realizará por medio de una solicitud la cual se deberá de presentar ante el Órgano Competente, luego de decepcionada la solicitud se procederá a realizar el examen de forma y demás requerimientos para la aprobación de la marca. Una vez aprobada la inscripción la Oficina Española de Patentes y Marcas, procederá a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y a expedir el título de registro de la marca. Este título podrá expedirse por medios electrónicos.
La vigencia de la inscripción de la marca será de diez años, los cuales empezarán a contar a partir del día de recibida la solicitud, mismos que podrán ser renovados por 10 años sucesivos; la renovación se realizará mediante solicitud la cual se deberá de presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas; de no ser presentadas ante dicha oficina el órgano que la reciba la remitirá ante dicha oficina para el análisis de la solicitud y la posterior aprobación de la renovación de marca.
- CONCEPTO DE MARCAS NO TRADICIONALES EN NICARAGUA
Nicaragua igualmente como las demás legislaciones no realiza una distinción de concepto sobre dicha marca, sigue la línea de englobar bajo un mismo concepto las características que debe de tener una marca, según lo contemplado en el artículo 3 de la No. 380 “Ley de Marcas y otros signos distintivos” (2001), establece que las marcas son:
Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, lemas y frases publicitarias, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, sonidos y otros signos perceptibles…
El titular de la marca deberá de presentar una solicitud de Registro ante el Registro de la Propiedad Intelectual, una vez presentada la solicitud se procederá a realizar el examen de forma y demás requerimientos para su aprobación; una vez aprobado el registro, el órgano competente emitirá un certificado en el que conste su titularidad y la vigencia, dicho certificado será publicado n La Gaceta, Diario Oficial o en el medio de publicación oficial del Registro.
La marca tendrá una vigencia de 10 años, los cuales serán contados a partir de concebida la inscripción, mismo que podrá ser renovado indefinidamente por periodos sucesivos de 10 años, contados desde el vencimiento del periodo. La solicitud de renovación deberá de ser presentada dentro del año anterior a la fecha de vencimiento o bien dentro del plazo de gracia, el cual consta de 6 meses posterior a la fecha de vencimiento de la inscripción, la ventaja que presenta el periodo de gracia es que la marca seguirá manteniendo su protección y vigencia, hasta que se acabe dicho periodo y la misma pierda la vigencia y protección concebida.
De igual manera la misma manera la Legislación nacional establece cúales son los criterios para que una marca no pueda ser registrada, por esa misma razón los artículos 7 y 8 de la No. 380 “Ley de Marcas y otros signos distintivos” (2001), establece las marcas inadmisibles por razones intrínsecas y por Derechos de Terceros, de tal que podemos encontrar razones como: Contrario a la ley, al orden público o a la moral; Los colores aisladamente considerados; El signo es idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios; Que el signo sea contrario a un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial, propiedad de un tercero, protegido por una figura distinta a las reguladas en la presente Ley; entre otras consideraciones planteadas en los artículos antes mencionados.
En Nicaragua existen pocas solicitas de marcas sonoras, sin embargo, podemos destacar los siguientes:
- Exp. No. 2015-1841 el cual consistía en el grito del gallo para proteger servicios de la clase 35 internacional: “Servicios de tiendas de electrodomésticos, muebles y tecnología; solicitado por la empresa Western IP Management, s.A.
Vale la pena resaltar que la solicita fue objetada en su momento por encontrarse inscrita las marcas GALLO MÁS GALLO No. 0900851 y No. 83804 (emblema) del titular GMG COMERCIAL NICARAGUA, S.A.. Dentro del proceso de objeción el titular de la marca sonoro demostró que la empresas formaban parte del mismo grupo empresarial.
- Exp. No. 2010-3215 el consiste en el sonido TANG “DING-DING” para los productos de la clase 32 internacional, la cual fue descrita dentro de la solicitud como: “golpes cortos continuos que semejan el sonido de una cuchara golpeando un pichel de vidrio, solicitado por la sociedad extranjera Kraft Foods Global Brands, LLC.
- Exp. No. 2016-1751 para proteger productos de la clase 29 y 30 internacional, el cual consiste en un silbido chicharrones señorial solicitado por la sociedad Alimentos, S.A. de Guatemala.
Dentro de la investigación que realizamos pudimos constatar que en la actualidad existen varios registros de marcas sonoras, sin embargo, las funcionarias del registro no lograron conseguirnos a tiempo los expedientes correspondientes. También nos comentaron que en esta semana fueron ingresado a registro dos nuevas marcas sonoras, por lo que valdrá la pena estar pendiente y darle seguimiento al registro de los mismos.
- LA PROTECCION DE MARCAS ANTE LA ERA DISRUPTIVA
La disruptiva se caracteriza por ser el avance de la tecnología, a como lo establece Rodríguez, Ana Cecilia (2017), menciona:
Una tecnología disruptiva es una innovación que genera la desaparición de productos o servicios que, hasta la aparición de esa innovación, son utilizados por la sociedad. La nueva tecnología es un avance que redefine a todo lo anterior como obsoleto en cuanto a su servicio y utilidad.
Lo que nos lleva a entender que las marcas convencionales que se han utilizado desde tiempo anteriores pueden ser consideradas como obsoletas o que necesitan una mejoría para estar actualizadas a las necesidades de la sociedad en la actualidad.
Esto indica que cada legislación deberá de realizar los estudios correspondientes para saber los alcances que tiene la protección de una marca y cuales protege, esto no solo corresponde al legislador, sino que también involucra al Titular de una marca, ya que deberá de determinar hasta donde comprende la protección legal que se le brinda a su marca una vez registrada.
La tecnología disruptiva provoca que la innovación de un producto o marca desaparezca, ya que se convierte en un medio de mayor accesibilidad para encontrar las tendencias del momento, dejando totalmente acaparado toda idea “innovadora” de marca, para que esta al momento de ser inscrita no sea ubicada dentro de la Categoría de inamisible por los dispuesta en cada Legislación que trata de la Propiedad Intelectual y sobre todo lo relacionado a las Marcas.
Un mínimo cambio como una adición de colores, sonidos y formas que se le realice a una marca registrada y dicho cambio al momento de inscribirse como nueva, cambio no provoque la inadmisibilidad de la misma; dicha acción y cambios son considerados como disruptivos, ya que logran dejar atrás la marca original, tomando la delantera y obteniendo la protección y vigencia concebida por Ley. Con este ejemplo podemos evidenciar que sugiere un reto para el Registrador, al momento de la determinación de admitir o no la inscripción de la marca.
Podemos concluir que la Legislación Mexicana, Española y Nicaragüense, todas realizan la misma conceptualización de lo que se deberá de comprender como marca, en donde se realiza de congloba lo que se conoce como “Marcas No convencionales”, de igual manera realizan un proceso de solitud de inscripción, en donde se realiza examen de fondo de toda marca propuesta para inscripción, y otros requerimientos para aprobación (publicidad de la solitud de registro o inscripción); posterior se realiza la aprobación o no de la solicitud, según los resultados de los procesos realizados, se le brinda al titular un certificado que determina la titularidad, el registro y vigencia de la marca; además de la publicación en los medios oficiales para que sea de conocimiento público la aprobación y puesta en vigencia de una nueva marca.
La era disruptiva, presenta una gran problemática como el Registrador de marca y Legislación vigente, ya que cualquier cambio significativo que se realice a una marca registrada y se pretenda registrar como una nueva, al momento de su aprobación por cumplir los requisitos establecidos provocará que la ya inscrita pierda valor y se vea indefensa o prevea indefensión, por lo que el titular o legislador no tendrá conocimiento de los alcances que tiene la protección de la misma.
- CONCLUSIONES
A la luz de la pequeña investigación que hemos hecho, concluimos lo siguiente:
- El derecho marcario ha venido evolucionando en el tiempo, con lo cual, ahora podemos hablar de marcas no tradicionales, desde una óptica de la percepción visible que se tiene de la marca.
- Nuestra legislación patria con la reforma contenida en la Ley 1024, regula por primera vez la forma de representación de las marcas sonoras, no así de las marcas gustativas y olfativas.
- Las marcas olfativas y gustativas han tenido poca aceptación, porque hasta el momento no existe unanimidad en la forma de representarlas.
